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Rinnovare un marchio registrato: termini, scadenze e procedure

Rinnovare un marchio registrato: termini, scadenze e procedure

In un mondo sempre più globalizzato come quello in cui viviamo per poter far sì che la nostra azienda rimanga impressa nella mente del pubblico è necessario distinguersi dagli altri concorrenti. Uno degli strumenti certamente più efficaci per riuscire ad ottenere questo risultato è quello di utilizzare un marchio che ci permetta di essere immediatamente riconosciuti dal consumatore e di essere, pertanto, “unici” agli occhi del pubblico.

L’ordinamento italiano prevede, per il marchio registrato, una tutela di 10 anni a partire dalla data di deposito. Inoltre, un vantaggio da considerare quando si sta decidendo come e se registrare il proprio marchio, consiste nel fatto che, a differenza di tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, il marchio può essere rinnovato un numero illimitato di volte.

Naturalmente, però, è necessario che vengano rispettate alcune scadenze e formalità previste dall’ordinamento che è molto importante conoscere a fondo se non si vuole rischiare di perdere gli effetti della registrazione. Proprio per questo motivo è sempre consigliabile affidarsi a consulenti che siano in grado di guidarci qualora, appunto, il marchio registrato non sia rinnovato.

Chi può presentare la domanda di rinnovo?

Il rinnovo del marchio deve essere fatto dal titolare o dal suo rappresentante legale al momento della presentazione della richiesta. Questo significa che in caso di vendita o cessione del marchio, durante il decennio di validità, sarà il nuovo proprietario a dover depositare la richiesta di rinnovo. Nel caso, invece, di cessione parziale del marchio, ossia quando il marchio viene ceduto solo per parte dei prodotti e/o servizi, ciascun titolare dovrà presentare la domanda di rinnovo per i prodotti e/o servizi di sua competenza.

Termini e metodi per effettuare il rinnovo del marchio

Come detto, dunque, qualora si voglia continuare a usare il proprio marchio e a usufruire di diritti e benefici derivanti dalla registrazione, è necessario rinnovarlo ogni 10 anni. La domanda di rinnovo di un marchio italiano che prevede, in ogni caso, il pagamento di una tassa, può essere fatta attraverso il portale dei servizi online dell’UIBM, in maniera cartacea presso le Camere di Commercio oppure tramite il servizio postale con l’invio di una raccomandata a/r indirizzata all’UIBM Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Ma quali sono i termini da rispettare per presentare la domanda? Ebbene, il lasso di tempo entro il quale è possibile presentare una richiesta di rinnovo parte dai 12 mesi prima della data di scadenza del marchio fino a 6 mesi dopo (in questo caso però sarà necessario pagare una penale). Trascorso detto termine, il marchio si considererà a tutti gli effetti scaduto con tutte le relative conseguenze connesse.

Proprio in riferimento alle scadenze occorre ricordare che l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) non invia alcuna notifica di avviso al titolare del marchio (registrato, ma non rinnovato). Pertanto, sarà onere dello stesso verificare bene i termini entro cui presentare la richiesta. Tuttavia, accade molto spesso che il titolare, quando non adeguatamente seguito da professionisti, si dimentichi della scadenza e, pertanto, si ritrovi con il marchio scaduto ed esposto a rischi.

Cosa succede una volta scaduto il termine?

Una volta decorso il termine per la presentazione della richiesta di rinnovo, il marchio, come detto, scade e, per poter continuare ad usarlo in esclusiva, sarà necessario depositare una nuova domanda di marchio. Questo però comporta non solo il pagamento di tutti i relativi oneri economici connessi ad una nuova registrazione, ma il pericolo più grande è che in questo frangente un altro soggetto abbia già registrato un marchio uguale o simile a quello scaduto, rendendo così un nuovo deposito potenzialmente nullo.

Proprio per evitare detti rischi, è indispensabile utilizzare un programma che ci aiuti a organizzare le scadenze o, meglio, affidare la gestione ad uno studio o una società di professionisti dotati di tutti gli strumenti e gestionali necessari a far fronte alle scadenze ed in grado di segnalarle con adeguato anticipo.

È possibile modificare il marchio senza dover affrontare un nuovo deposito?

Altra formalità a cui prestare particolare attenzione al momento del rinnovo del marchio è quella relativa alle eventuali modifiche che si sono apportare allo stesso nel corso degli anni (il cosiddetto “restyling”). Ebbene, a tal proposito va precisato che, in principio, il marchio viene protetto così come è stato registrato al momento della presentazione della domanda, pertanto solo su di esso il titolare potrà vantare un diritto di esclusiva. Nel caso in cui si decida di effettuare un restyling, al momento del rinnovo sarà necessario valutare se depositare un nuovo marchio nel caso in cui le modifiche apportate siano sostanziali, o se limitarsi al rinnovo del vecchio marchio, nel caso in cui tali modifiche siano marginali.

Ma come capire se le modifiche apportate sono marginali o sostanziali? Tale disamina è abbastanza complessa in quanto richiede la valutazione del cosiddetto cuore distintivo del marchio. Se si tratta, ad esempio, di una leggera modifica dei caratteri grafici, probabilmente non sarà necessario effettuare un nuovo deposito, al contrario se si aggiungono elementi grafici o verbali bisognerà valutare tale possibilità.

Per ciò che concerne, invece, la possibilità di modificare la lista dei prodotti e servizi al momento del rinnovo, va rilevato che è possibile modificarla solo se si chiede una limitazione dei prodotti e/o servizi ma non è in nessun caso possibile ampliarla aggiungendo nuove classi o nuovi prodotti. In tali circostanze pertanto sarà necessario depositare una nuova domanda di marchio.

In conclusione

Quello del rinnovo rappresenta, dunque, un momento strategico per il titolare di un marchio o di un portafoglio di marchi nel quale stabilire, con il supporto dei propri consulenti, quali marchi abbandonare, quali rinnovare e quali depositare.

 

Articolo di: Stefano Giro

Pubblicazione effettuata in collaborazione con Jacobacci & Partners.

Per ogni informazione è possibile contattare: 

Simone Gallo
Trademark Attorney
sgallo@jacobacci.com

Valerio Verdecchia
European Patent Attorney
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L’Italia green è leader

L’Italia green è leader

Italia sempre più green. Nel quinquennio 2018-2022, nel nostro Paese, sono state 510.830 le imprese che hanno effettuato eco-investimenti, pari al 35,1% del totale ovvero più di una su tre. Lo si legge nel 14° rapporto Greenitaly, realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, con la collaborazione del Centro Studi Tagliacarne

Lo stesso rapporto riferisce che sotto il profilo dell’occupazione, alla fine dello scorso anno, le figure professionali legate alla green economy erano 3,222 milioni e rappresentavano il 13,9% degli occupati totali. In particolare, nel 2022 i contratti attivati di queste figure sono stati pari a 1.816.120, il 35,1% dei contratti totali previsti nell’anno (circa 5,2 milioni), con un incremento di 215.660 unità rispetto alla precedente rilevazione.

Tra le aree aziendali più interessate sul totale delle attivazioni troviamo le aree progettazione e sviluppo (incidenza 87%), logistica (81,7%) e marketing e comunicazione (79,2%).

A livello territoriale, il Nord-Ovest si conferma l’area con il maggior numero di attivazioni green programmate: 598.250 nel 2022, segnando un +13,5% rispetto all’anno precedente.

La Lombardia continua a contraddistinguersi come la regione più dinamica, con 421.170 nuovi contratti green jobs attesi nel 2022 (in crescita del 14,7% rispetto al 2021), primato che possiede non soltanto in termini assoluti ma anche relativi (l’incidenza dei green jobs sul totale delle attivazioni previste nella regione è del 40,8%).

Nelle prime quattro regioni per numero di attivazioni green jobs (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio) è concentrato il 51,9% dei nuovi contratti. Rispetto al 2021, la crescita dei contratti green jobs è stata poco uniforme, accentuando le differenze regionali già esistenti.

A livello provinciale, Milano segna anche nel 2022 il maggior numero di attivazioni green (186.360 contratti attesi, pari al 10,3% del totale dei contratti green jobs su scala nazionale. In particolare, nelle province di Milano, Roma, Napoli e Torino è concentrato circa un quarto (24,9%) del totale delle nuove attivazioni green attese nel 2022.

Il nuovo rapporto Greenitaly evidenzia che l’Italia è leader nell’economia circolare con un avvio dell’83,4% a riciclo sulla totalità dei rifiuti – urbani e speciali – di gran lunga superiore a quello di tutte le grandi economie europee. Si tratta di un tasso di riciclo superiore di oltre 30 punti alla media Ue (52,6%) e ben superiore anche a tutti gli altri grandi Paesi europei, come Francia (64,4%), Germania (70%), Spagna (59,8%).

Non solo: l’Italia è anche uno dei pochi Paesi europei che dal 2010 al 2020, nonostante un tasso di riciclo già elevato, ha comunque migliorato le sue prestazioni (+10 punti percentuali, contro una media Ue di 6 punti).

Nel biennio 2020-2021, inoltre, si è verificato un inatteso consolidamento della capacità di riciclo industriale dell’Italia, che ha visto in tutti i settori incrementare, anche in maniera importante, la quota di materie seconde impiegate. “Un eccellente risultato per la transizione ecologica e lo sviluppo di un’economia sempre più circolare” è stato commentato dai ricercatori.

Fra l’altro, in tema di economia circolare, va segnalato che l’Italia nel 2022 ha approvato la Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, che definisce i seguenti obiettivi:

1) favorire il mercato delle materie prime secondarie;

2) estendere la responsabilità dei produttori e dei consumatori;

3) diffondere pratiche di condivisione e il principio del “prodotto come servizio”;

4) definire una roadmap di azioni e obiettivi fino al 2040.

La strategia comprende interventi pensati per l’intera filiera, considerando sia il lato della produzione che quello del consumo dei beni, nonché l’implementazione di piani di monitoraggio per misurare le performance di imprese (soprattutto pmi), aree industriali e filiere produttive, città e territori, cittadini-consumatori, eco-design, blue economy, bioeconomia e materie prime critiche.

La strategia fa parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con uno stanziamento specifico di 2,1 miliardi di euro per migliorare la gestione dei rifiuti e l’economia circolare attraverso un pacchetto di investimenti e riforme, tra cui, appunto, l’adozione della Strategia nazionale per l’economia circolare e del Piano nazionale di gestione dei rifiuti.

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Camillo Venesio: “Io, banchiere local con la passione per il grande Nord”

Camillo Venesio: “Io, banchiere local con la passione per il grande Nord”

La Repubblica Torino intervista Camillo Venesio, il nostro Amministratore Delegato e Direttore Generale, che ci offre un racconto dal taglio più personale della storia della banca come misura della vita, con la sua etica e la sua tradizione, ma anche come storia di una famiglia con le radici nel vecchio Piemonte. Da Casale a Torino, l’avventura di un secolo.

“La mia filosofia di vita è sempre stata un disincantato pragmatismo sorretto da solidi ideali. In questo ho espresso la mia ribellione”.

Leggi l’intervista completa

Pro e contro dell’uso di un marchio di fatto per un’impresa

Pro e contro dell’uso di un marchio di fatto per un’impresa

Per un’impresa è di fondamentale importanza scegliere in primo luogo quale sarà il marchio da utilizzare al momento dell’apertura dell’attività commerciale. Contemporaneamente, è importante scegliere un marchio che sia in grado di svolgere la sua funzione di indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o servizi che si ha intenzione di offrire al pubblico. Naturalmente, per poter svolgere questa funzione, è necessario che il marchio sia distintivo, ossia che il pubblico, al momento di effettuare e ripetere un acquisto, sia in grado di riconoscerlo e/o di ricordarlo.

Gli strumenti legali a disposizione per proteggere un marchio

Per riuscire ad ottenere detto risultato è altresì necessario che lo stesso non venga confuso dal pubblico con altri marchi uguali o simili presenti sul mercato. Pertanto, è molto importante controllare ed evitare che vengano utilizzati sul mercato, da altre imprese, marchi identici o simili al nostro che possano creare un rischio di confusione nel consumatore. Proprio per evitare questo rischio di confusione il legislatore italiano ha concesso al titolare del marchio un diritto di esclusiva sullo stesso dandogli la possibilità di proteggerlo attraverso strumenti legali. Il nostro ordinamento prevede due diverse forme di protezione a seconda che il marchio in questione sia registrato o meno.

Va chiarito in primo luogo che per far valere il diritto di esclusiva, non è necessario che il marchio sia registrato, in quanto esiste una previsione normativa che permette la tutela del cosiddetto “marchio di fatto”. Tuttavia, l’estensione della protezione di questo segno distintivo è alquanto esigua e, soprattutto, è spesso molto difficile provarne l’esistenza.

Definizione del marchio di fatto

Ma cosa si intende con tale termine? Un marchio di fatto è un segno distintivo che viene utilizzato nel mercato da un’azienda per commercializzare prodotti o servizi ma che, tuttavia, non è stato registrato. Questo tipo di tutela viene principalmente usata da imprenditori che non sono a conoscenza della possibilità di tutelare il proprio marchio con la registrazione o che non ritengono conveniente introdurre un costo aggiuntivo nel proprio budget d’impresa. Tuttavia, a tal proposito va detto che i costi per la registrazione di un marchio sono relativamente esigui, soprattutto se comparati ai vantaggi che tale registrazione offre in termini di tutela.

Tutela giuridica del marchio non registrato

Come detto in precedenza, l’ordinamento italiano prevede una tutela specifica per questo tipo di segno distintivo: quest’ultima è rintracciabile negli articoli 2571 del Codice Civile e 12 del Codice di Proprietà Intellettuale a condizione, però, che lo stesso abbia carattere distintivo e che possieda i requisiti essenziali della novità ed originalità propri di quello registrato. Da tali articoli si possono estrapolare alcuni concetti fondamentali che, di fatto, ci permettono di capire perché la protezione di questi segni distintivi sia piuttosto limitata e, molto spesso, difficile da provare. Detti concetti sono appunto il preuso del marchio non registrato e l’ambito territoriale entro il quale il suddetto segno è stato utilizzato.

Ebbene, a differenza di un marchio registrato che gode di una presunzione assoluta di titolarità, che si ottiene all’atto della registrazione, nonché di una protezione estesa su tutto il territorio nazionale, per far valere il diritto di anteriorità di un marchio di fatto è necessario provare l’eventuale notorietà a livello nazionale o, quantomeno, il suo uso effettivo all’interno di un determinato ambito territoriale.

L’ambito territoriale della protezione

A proposito di protezione, quest’ultima, come detto, opererà solo qualora il titolare del marchio non registrato riesca a dimostrarne la notorietà presso il pubblico a livello nazionale oppure che lo stesso sia stato effettivamente utilizzato, ovvero sia notoriamente conosciuto in un determinato territorio.

Infatti, questo tipo di segno distintivo può essere posto alla base di un’azione di annullamento di un marchio successivamente registrato solo qualora abbia raggiunto una notorietà a livello nazionale e che quindi sia immediatamente riconoscibile dal pubblico di riferimento. Qualora, invece, la sua notorietà sia solo ed esclusivamente locale (in una sola provincia, ad esempio), non sarà possibile impedire la registrazione di un marchio successivo identico o simile ma ci sarà solo la possibilità per il titolare del segno non registrato di continuare ad usarlo nel medesimo ambito locale.

Facciamo un esempio: se il titolare di un’impresa usa il suo marchio non registrato solo nella provincia di La Spezia, egli avrà diritto di continuare ad utilizzare il suo marchio solo per quella specifica provincia e non potrà impedire che un terzo usi un marchio uguale al suo in altri territori.

Preuso: che cos’è?

Altra differenza sostanziale rispetto al marchio registrato è che, mentre per quest’ultimo l’ordinamento concede diritti di esclusiva a prescindere dal suo utilizzo nei primi cinque anni dalla registrazione, per il marchio non registrato si potrà impedire la registrazione di marchi successivi solo se si riesce a provare un utilizzo previo tanto diffuso da aver ottenuto una notorietà del segno a livello nazionale. Va detto infatti, anche sulla base delle ultime sentenze al riguardo, che è molto difficile dimostrare una notorietà nazionale, che richiederebbe la presentazione di un ingente numero di prove quali, ad esempio, fatture, cataloghi, documenti contabili e articoli di giornale dove viene citato il marchio. Nella maggior parte dei casi il titolare non è in grado di collezionare una tale mole di materiale probatorio ma è in grado di dimostrare, al massimo, un uso effettivo o una notorietà a livello locale. Questo comporta che il titolare del marchio potrà solo continuare ad usarlo nei limiti territoriali senza tuttavia poter impedire la registrazione di marchi identici.

Prevenire è meglio che curare

Insomma, alla luce delle problematiche illustrate nel corso di questo articolo e legate al marchio di fatto (e, dunque, alla tutela di un marchio non registrato), appare chiaro quanto sia consigliabile alle imprese che intendono affacciarsi sul mercato di registrare il proprio marchio o a livello nazionale presso l’UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) o a livello europeo presso l’EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale), nel caso vi sia l’intenzione di espandersi anche a livello dell’Unione Europea.

 

Articolo di: Stefano Giro

Pubblicazione effettuata in collaborazione con Jacobacci & Partners.

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Reddito pro capite

Reddito pro capite

Milano resta saldamente in testa alla classifica italiana per valore aggiunto pro-capite da oltre vent’anni, raggiungendo nel 2022 quota 55.483 euro. Un valore tre volte e mezzo superiore a quello generato da Agrigento (15.665 euro), fanalino di coda e quasi doppio quello della media nazionale (29.703).

In Piemonte, in testa per valore aggiunto pro-capite l’anno scorso si è piazzata la provincia di Cuneo con 33.743,26 euro, cifra corrispondente al ventesimo posto nazionale. La Granda ha preceduto anche Torino (32.339,68 euro), al 26° posto tra le province italiane e il Novarese (31.053,36 euro), al 35°.

Ed ecco i piazzamenti delle altre piemontesi: Vercelli (29.858,51 euro) 38.a, Alessandria (28.673,86) 46.a, Biella (26.745,64 euro) 57.a, Asti (25.968,39 euro) 59.a, Verbania (23.948,45 euro), 72.a e perciò cenerentola regionale.

Tuttavia, complice l’incremento dei prezzi delle materie prime, è stata Potenza la provincia che ha corso di più nel 2022 rispetto al 2021, evidenziando un incremento del 16,4% del valore aggiunto contro il 6,9% medio nazionale a prezzi correnti.

A livello settoriale crescite a due cifre si rilevano in particolare in corrispondenza delle Costruzioni (10,4%), anche per effetto del superbonus 110%, e dei servizi (+10,6%), mentre l’industria in senso stretto cresce del 9,5%.

Guardando al pre-pandemia, solo a Firenze il valore aggiunto prodotto resta ancora sotto i livelli precedenti al Covid, segnando un calo del 4,7% nel 2022 rispetto al 2019, ma è in crescita dell’8,8% rispetto al 2021. Mentre, allungando l’orizzonte all’ultimo decennio, tra il 2012 e il 2022, a mostrare maggiore vigore sono soprattutto le province più “giovani”, più “industrializzate”, più strutturate e orientate all’export.

È quanto emerge dall’analisi realizzata dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere sul valore aggiunto provinciale del 2022, che è una delle tradizionali attività di misurazione dell’economia dei territori realizzata dal sistema camerale.

L’articolazione geografica del valore aggiunto mette in risalto le differenze ancora esistenti in termini di valore aggiunto prodotto tra il Nord e il Sud del Paese.

La classifica del valore aggiunto pro-capite 2022 è capitanata, infatti, da ben tre province del Nord con Milano in testa (55.483 euro), seguita da Bolzano (49.177) e Bologna (41.737). E bisogna scorrere fino al 47° posto per trovare la prima provincia appartenente al Mezzogiorno. Mentre le ultime 32 posizioni sono tutte occupate da province meridionali.

Ma in soli quattro anni, tra il 2019 e il 2022, diverse province del Sud si sono distinte per avere fatto sensibili passi avanti. Tra le prime dieci province che mostrano avanzamenti più significativi Potenza è migliorata di 20 posizioni, Brindisi e Matera di 7. Ed è ancora Potenza a essere schizzata al primo posto per crescita del valore aggiunto prodotto tra il 2021 e il 2022 con un + 16,4%, seguita nella top cinque da Bolzano (+12,4%), Trento (+11,8%), Matera (+11,5%) e Valle d’Aosta/Vallée (10,9%).

A mettere il turno al Mezzogiorno sono state soprattutto le costruzioni, che qui hanno registrato una crescita del 12,3% nel 2022 sul 2021, a fronte di un incremento medio nazionale del 10,4% anche per effetto del superbonus 110%.

Lo sprint delle costruzioni nel Sud è confermato anche guardando agli ultimi quattro anni. Tra il 2019 e il 2022, infatti, è ancora il Mezzogiorno ad avere mostrato uno scatto in più nell’edilizia crescendo del 43,9% con ben 34 delle 38 province meridionali che hanno evidenziato performance superiori all’incremento settoriale medio del 35,6% nell’intera Penisola.

Comunque, la crescita del settore Servizi è tra i principali protagonisti del processo di recupero del 2022, con un incremento del 10,6% a cui ha contribuito in maniera determinante il ritorno dei flussi turistici pre-pandemici. Tanto è vero che aumenti maggiori del valore aggiunto si registrano proprio in quelle aree in cui il turismo rappresenta una risorsa importante per il complesso del territorio.

A dimostrarlo sono gli andamenti del Trentino-Alto Adige, al top della classifica regionale per crescita del valore aggiunto con +14,9%, seguito dalla Valle d’Aosta (+13,2%) e dal Veneto (+12,4%).

Tra il 2012 e il 2022 il valore aggiunto italiano è aumentato del 20,1%, ma alcune province hanno performato meglio di altre. Età media della popolazione, livello di industrializzazione, dimensioni delle imprese, vocazione all’export sembrano abbiano contribuito significativamente a fare la differenza sui territori.

Numeri alla mano, le province con un’età media della popolazione più bassa crescono del 20,7% contro il 18,9% di quelle “più anziane”, con picchi di incremento del valore aggiunto prodotto a Matera (+39,2%), Bolzano (+35,2%), Vicenza (+31,9%), Parma (+31,8%) e Treviso (+30,3%).

Più in generale, otto delle 10 province maggiormente cresciute fra 2012 e 2022 si collocano tra le province più giovani d’Italia.

Aumenti più elevati si registrano anche nelle province a maggior incidenza di valore aggiunto industriale (+22,6% contro +17,7%), con Potenza (37,1%) al top della classifica. Inoltre, le province con una maggiore presenza di imprese grandi e una più spiccata vocazione all’export sono cresciute in ambo i casi mediamente del 21,9% – contro poco più del +15% di quelle con una minore presenza di aziende più strutturate e una più bassa propensione a esportare- con punte a Bolzano (+35,2%), Vicenza (31,9%) e Parma (31,8%).

 

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